La Solución de Conflictos respecto a la titularidad de los nombres de dominio en Internet

Abstract: 
Los autores partiendo de la necesidad creada por la proliferación de los conflictos como resultado del registro abusivo de nombres de dominios que eran similares a marcas y otros signos distintivos debidamente protegidos al amparo de la propiedad intelectual, explican las recomendaciones de la OMPI para la gestión de los nombres de dominio en Internet y la "Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP)", adoptada por la ICAAN para los dominios de código genérico de primer nivel (gTLD), procediendo a comentarla y analizarla. Igualmente los autores también exponen las recomendaciones que en materia de solución alternativa de controversias sobre nombres de dominio, contienen las "Prácticas Optimas para los ccTLD", documento elaborado por la OMPI en Junio del 2001 a partir de la experiencia acumulada por su Centro de Arbitraje y Mediación y las informaciones recibidas de los administradores de los códigos de países o territoriales (ccTLD); así como también hacen un breve recorrido por las políticas de solución de controversias, de la casi totalidad de los administradores de códigos territoriales de Iberoamerica, haciendo especial hincapié , en lo dispuesto al respecto por el administrador del dominio .cu, así como en las medidas adoptadas por el mismo para la prevención de ese tipo de conflictos. Finalmente exponen sus conclusiones y recomendaciones sobre el tema.

I. INTRODUCCIÓN

Con la publicación hace ya 15 años del código www, la red mundial se abocó a un vertiginoso desarrollo, haciéndose evidente la necesidad de un recurso mnemotécnico que permita a las personas el fácil acceso a un sitio o dirección de la citada red, dado que las direcciones IP, por su composición numérica en cuatro bloques resultan muy difícil  de memorizar, es ahí donde surgen los nombres de dominio, asociados a cada dirección IP y que se clasifican en genéricos (gTLD) y territoriales (ccTLD). Estos a su vez se subdividen en diversos niveles y categorías; teniendo entre los genéricos de primer nivel al .com, .net, .org, .info, .biz y .name , todos los cuales son abiertos y .edu, .gob, .mil, .int, .arpa, .aero, .pro, .museum, .coop, .job, .travel, que resultan restringidos; mientras que entre los territoriales de primer dominio tenemos  .cu,  .es, y .eu, que luego a su vez cuentan en la mayoría de los casos con subdominios abiertos y restringidos .

Para una mejor comprensión de los niveles de un nombre de dominio, le invitamos a ver el siguiente ejemplo.

Dirección en Internet:                    movitel.co.cu

movitel

.co.

.cu

Tercer nivel

Segundo nivel

Primer nivel

Dominio  obtenido por  empresa de igual nombre, al contratar el acceso a Internet con ETECSA

dominio (subdominio genérico) registrado por ISP-ETECSA ante el CUBA-NIC, para la utilización de sus clientes de servicios de Internet

Dominio de Código territorial correspondiente a Cuba, delegado por el ICANN al CUBA-NIC, para su administración

Si bien los nombres de dominios,  tuvieron como función inicial proporcionar a cada PC conectada a la red mundial, una dirección en la misma que fuese mas fácil de recordar que la correspondiente dirección IP (dirección compuesta por combinaciones numéricas), lo cierto es que los dominios se convirtieron en un nuevo indicador comercial o personal, asociado con derechos protegidos por la propiedad intelectual, y  que posee una gran  trascendencia  en los manuales de identidad y planes de comunicación de cualquier entidad, lo que asociado al hecho de que la administración del sistema de nombres de dominio se realiza de forma privada y da lugar a registros que representan una presencia mundial, en contraposición del sistema de derechos de la propiedad intelectual, el cual es administrado públicamente sobre una base territorial, originó una serie de tensiones y  conflictos, entre los titulares de los nombres de dominio y los titulares de nombres comerciales, marcas u otros derechos tutelados por el sistema de la propiedad intelectual,  que se agravaron aún más por el hecho de  que en el sistema de registración de marcas, se  permite la duplicación de las denominaciones debido a que hay varias decenas de clases que las separan de acuerdo con el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, fenómeno que no se reproduce en la organización del Sistema de Nombres de Dominios (DNS), donde normalmente hay menos de una decena de códigos susceptibles de ser registrados (algunos incluso con carácter restringido) para una misma denominación comercial o incluso otros derechos tutelados por la propiedad intelectual, lo que hubo de complicarse aún mucho mas por las prácticas parasitarias y  depredadoras de algunos que se dedicaron por afán de lucro o mala fé, al registro abusivo de nombres de dominios, conocido universalmente como ciberocupación.

La ciberocupación resulta factible dado que prevalece el principio generalmente aceptado para la asignación  de nombres de dominio, de "first come, first served", o el "primero que llegue, será el primero en ser servido", por el cual se le da prioridad al primer solicitante del dominio en cuestión, facilidad que hubo de ser ampliamente explotada por quienes vislumbraron el valor comercial que podían poseer los nombres de dominio[i] . En tal sentido es notorio el caso del señor Dennis  Toeppen, quien registró a su nombre  cerca de 240  nombres de dominio, resultando demandado  por ello ante los tribunales de EE.UU por varias entidades comerciales, que poseían la titularidad de marcas que resultaron afectadas por el actuar de  dicho señor[ii]; " ..en 1994, tan solo el 33% de las compañías en la revista Fortune 500  habían solicitado un nombre de dominio, mientras el 44% había perdido la posibilidad de hacerlo porque alguien se había adelantado a la inscripción. Los casos famosos de ciberocupación empezaron a pulular, Mac Donalds, Barbie, Play Boy, Porsche "[iii]  .

Era obvio que los titulares de marcas, al despertar del letargo inicial con relación a los nombres de dominios, no se quedarían de brazos cruzados ante la usurpación de sus derechos, comenzando así una gran cantidad de procesos judiciales, que resultaron verdaderos dilemas para los actuantes, dado lo novedoso del tema y las lagunas legales existentes entre otras cuestiones.  

II. INFORME DE LA OMPI SOBRE EL PROCESO DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 1999.

Es en dicho entorno que la OMPI, atendiendo a una propuesta del gobierno de los EE.UU, emprendió en julio de 1998 un proceso de consultas que le permitiesen pronunciarse sobre puntos de conflictos entre la propiedad intelectual y los dominios, como resultado de su sinergia intrínseca, en tal sentido el informe publicado en abril de 1999, hubo de realizar una serie de recomendaciones  entre las que pidiéramos enumerar por la relación que guardan con el objeto del presente trabajo, las siguientes:

  • la relación contractual entre un solicitante de nombre de dominio y el registrador  de un gTLD  debe formalizarse mediante un contrato de registro, por cualquiera de las vías  generalmente aceptadas por la práctica jurídica del país de la entidad registradora, el referido contrato debe  ser de adhesión; 
  • en el contrato de registro, el solicitante debe reflejar datos de contacto exactos y fiables;
  • que no se exija período de espera, antes de la activación de un nombre de dominio;
  • que el  referido  contrato contenga la aseveración por parte del solicitante de que la inscripción de dicho registro, no infringe  los derechos de propiedad intelectual de terceros, así como que la información suministrada es correcta y exacta, lo que en esencia nos parece una declaración de buena fe, a pesar de que dicho informe se abstuvo  de  recomendar ex profeso, partiendo de las disímiles interpretaciones que existen  respecto a la buena fe;
  • la elaboración de un procedimiento administrativo uniforme de solución de controversias para todos los gTLD abiertos, el cual debe constar en el contrato de registro, de modo que al solicitante suscribir el mismo, quede sometido a dicho procedimiento ;
  • que el alcance del procedimiento administrativo se limite al registro abusivo de nombres de dominio, en violación de los derechos de marca de productos y de servicio, definiendo además, las condiciones que deben cumplirse para llegar a considerar que se está en presencia de la mencionada figura;
  • que cualquier sistema alternativo de solución de  controversias, no impida el acceso de las partes a los tribunales y en tal sentido debe constar en el contrato de registro el sometimiento a la jurisdicción del país del domicilio del solicitante del nombre de dominio o  del registrador;
  • que incluso cualquiera de las partes pudiera obviar el procedimiento administrativo, e incoar una demanda ante tribunal competente, si considera más conveniente dicha acción;   
  • que los efectos del procedimiento  administrativo se limiten a la cancelación y/o transferencia del registro de nombre de dominio, o la responsabilidad del pago de las costas procesales;
  • las resoluciones que se adopten en el proceso administrativo no constituirán un precedente obligatorio para ningún tribunal con jurisdicción sobre las partes, cuya decisión en caso contrario, puede anular el fallo resultante del procedimiento administrativo;
  • se prevé la composición y funcionamiento de los paneles encargados   de conocer y resolver los procedimientos  administrativos;

Luego de enumerar las  anteriores recomendaciones, sería factible realizar algunas reflexiones sobre aquellas que luego de un lustro de publicación pudieran tener nuevas lecturas, como por ejemplo:

  • "que no se exija período de espera, antes de la activación de un nombre de dominio",

En nuestra opinión sería conveniente que todos las entidades registradoras que reciban solicitudes de inscripción de nombres de dominio, publiquen dicha solicitud en su sitio de Internet por el término de al menos  una semana, lo que sin lugar a dudas imprimiría un margen de mayor seguridad y transparencia al momento de otorgar el derecho, sin que el principio de celeridad de Internet se vea afectado por dicho período de publicidad.

No obstante nos abstendremos de realizar otros comentarios relativos al alcance del procedimiento  y su coexistencia con otros procesos que pueden incoarse por la vía judicial, pues ello será tema de análisis mas adelante.

III. LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO (UDRP).

La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, fue  aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), en Santiago de Chile en fecha 26 de agosto de 1999 y establece el marco jurídico, las cláusulas y condiciones, para la solución de las controversias que surjan entre el titular de un nombre de dominio y un tercero, por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio en Internet. La Política uniforme está incorporada en la cláusula estándar de solución de controversias que figura en todos los acuerdos de registro de nombres de dominio en los gTLD, por lo que el titular de un gTLD debe someterse al marco general de la Política uniforme, aún cuando el registro del nombre de dominio se haya efectuado antes de la entrada en vigor de dicha política. Por otra parte las normas y otros requisitos correspondientes a cada etapa del procedimiento administrativo para la solución de controversias, se establecen en el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado el 24 de octubre de 1999 por la Junta Directiva de la ICANN.

Cualquier persona o empresa del mundo puede presentar una demanda relacionada con un nombre de dominio registrado en los dominios .com, .net, .org, .biz, .info y .name utilizando el procedimiento administrativo de la Política uniforme, así como los ccTLD que la han adoptado voluntariamente, siempre y cuando se ajusten a los tres criterios siguientes:

  • El nombre de dominio registrado por el titular es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos, y
  • El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión; y
  • El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En este último supuesto el párrafo 4.b) de la Política uniforme prevé algunas de las circunstancias que se pueden alegar como prueba para sostener que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe entre las que se enumeran:

  • La adquisición o registro del nombre de dominio con el propósito fundamental de venderlo, rentarlo, o transferirlo al titular de la marca de productos o servicios o a un  competidor de ese demandante, por un valor superior al costo del registro del propio nombre de dominio.
  • El registro de un nombre de dominio para impedir que el titular de la marca de productos o de  servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular del nombre de dominio haya desarrollado una conducta de esa índole.
  • El registro de un nombre de dominio con el fin fundamental de perturbar la actividad comercial de un competidor.
  • El registro del nombre de dominio con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del titular o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figuren el en sitio Web del titular o en su sitio en línea.

El procedimiento administrativo de la Política uniforme se desarrolla en cinco etapas fundamentales las que enumeramos a continuación:

  1. Presentación de una demanda ante un proveedor de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN y seleccionado por el demandante[iv];
  2. La presentación de un escrito de contestación por parte de la persona o entidad contra la que se ha presentado la demanda;
  3. El nombramiento de un grupo administrativo de expertos compuesto por una o tres personas que resolverá la controversia, nombramiento que será efectuado por el proveedor de servicios de solución de controversias seleccionado;
  4. La resolución del grupo administrativo de expertos y su notificación a las partes, a los registradores interesados y a la ICANN; y
  5. La ejecución de la resolución del grupo administrativo de expertos por los registradores interesados, en caso de que se dicte una resolución  por la que haya que cancelarse o cederse el nombre o nombres de dominio en cuestión.

Nos referiremos brevemente a cada  uno de los momentos que integran este procedimiento:

1- Al  amparo de lo que establece el artículo 3 inciso b del Reglamento de la Política Uniforme de solución de Controversias en materia de nombres de dominio, la demanda se presentará ante el proveedor de solución de controversias que elija libremente el demandante, con una copia impresa, en forma electrónica, consignando los requisitos a que hace referencia este apartado tales como: proporcionar el nombre, la dirección postal y correo electrónico y los números de teléfonos y telefacsímil del demandante, así como de cualquier representante autorizado para actuar en su representación en el procedimiento administrativo,  establecer las formas más apropiadas para efectuar las comunicaciones dirigidas al demandante, definir el número de expertos que deberán resolver la controversia, proporcionando en cada caso los nombres de los candidatos para miembros del grupo de expertos, brindar el nombre del demandado y toda la información relativa a su correcta  identificación y localización; especificar el nombre o los nombres de dominio que sean objeto de la demanda, así como describir de conformidad con la política los motivos en los que se fundamenta la demanda, entre otros.

En cualquier caso la demanda podrá abarcar más de un nombre de dominio, siempre que éstos hayan sido registrados por el mismo titular del nombre de dominio.

Una vez que el proveedor examine la demanda para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Política  y el reglamento para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, la remitirá al demandado en un plazo de tres días naturales a partir de la recepción de las tasas que el demandante ha de pagar, a tenor del apartado 19 del mencionado Reglamento.

En caso de que el proveedor considere que la demanda es defectuosa desde el punto de vista administrativo, deberá notificarlo de inmediato al demandante y al demandado, consignando la naturaleza de los defectos. El demandante dispondrá de cinco días naturales para subsanar cualquier defecto, considerándose retirado el procedimiento administrativo, sin perjuicio de que el demandante someta una demanda distinta.

El comienzo del procedimiento administrativo se considerará a partir de la fecha en que el proveedor envíe la demanda al demandado. El proveedor deberá notificar el inicio del procedimiento al demandante, al demandado, a los registradores interesados y a la ICANN.

2- La contestación de la demanda deberá producirse en un plazo de veinte días contados a partir de la fecha de comienzo del procedimiento administrativo. El demando deberá remitir copia del escrito de contestación al proveedor.  El escrito de contestación deberá ajustarse y responder las declaraciones y alegaciones contenidas en la demanda e incluir los fundamentos por los que considere el demandado, debe conservar el registro y utilización del nombre de dominio objeto de la controversia. Igualmente en este escrito deberá consignarse todas las generales del demandado o de cualquier representante designado a tal efecto, adjuntando todas las pruebas en las que sustenta su escrito, así como cumplir con el resto de los requisitos que establece el apartado 5 del Reglamento de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

Es importante significar que al responder la demanda el titular del nombre de dominio deberá demostrar conforme al inciso del párrafo 4 de la Política Uniforme, que ha hecho un uso efectivo del nombre de dominio o realizado los preparativos que justifiquen su futura utilización, o utilizado un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; que en calidad de particular, empresa u otra organización ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; que ha realizado un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

3- Para el nombramiento del grupo de expertos,  los proveedores  publicarán y mantendrán una lista de los miembros del grupo de expertos y sus antecedentes profesionales, lo que estará a disposición del público. En el apartado 6 del mencionado Reglamento de la Política uniforme se establecen los supuestos y las formas en que se debe designar al grupo de expertos, lo que última instancia es una facultad del proveedor. El grupo de expertos es independiente del proveedor, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de dominio, del registrador que se trate y de las partes que intervienen en la controversia.

4- El grupo de expertos teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, resolverá la demanda de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios que considere aplicables, emitiendo una Resolución por escrito, donde fundamente las razones en las que basa su decisión, en un término de 14 días contados a partir de su nombramiento. El proveedor comunicará el texto de la resolución íntegramente a cada parte, a los registradores interesados y a la ICANN, en un plazo de 3 días naturales contados a partir de la recepción de la resolución del grupo de expertos. Los registradores comunicarán de inmediato  a cada parte, al proveedor y a la ICANN la fecha de ejecución de la resolución de conformidad con la Política.

5- La Resolución adoptada por el grupo administrativo de expertos, que implique la cancelación o transferencia de un nombre de dominio, será ejecutada por el registrador, si en el término de diez días hábiles éste no recibe documentos oficiales como: la copia de una demanda, sellada por el funcionario del tribunal,  que demuestre el inicio de un proceso judicial, absteniéndose en este caso el registrador de adoptar cualquier medida hasta tanto no le conste que se ha producido una solución entre las partes o se ha procedido al rechazo de la demanda por parte del tribunal o el contenido de la sentencia resulta similar a decisión adoptada por el grupo administrativo de expertos.

Ahora bien, consideramos que la Política Uniforme, al observar las recomendaciones que anteriormente nos referimos, se limitó exclusivamente al registro abusivo de marcas ignorando la protección de otros derechos que integran el sistema de  la propiedad intelectual, tales como, denominaciones de origen, nombres comerciales, nombres de establecimientos comerciales, entre otros, que igualmente requieren garantizar su presencia legítima y pacífica en el entorno de Internet, lo que en la práctica ha obligado a los proveedores de Internet a realizar interpretaciones extensivas de la Política Uniforme que no en todos los casos han sido bien acogidas; en igual sentido la Política Uniforme debiera contemplar la solución de diferendos relativos al mejor derecho a un nombre de dominio, entendiendo como tal aquellas conflictos que pudiesen surgir entre titulares de marcas similares o idénticas pero que pertenecen a diferentes clases y/o territorios.

Consideramos una debilidad de la Política Uniforme, el hecho de que al amparo de su párrafo 4 inciso k) la sumisión a dicha política, mediante la suscripción del Contrato de Registro, no implique la abstención de cualquiera de las partes a iniciar un proceso judicial sin haberse sometido previamente al proceso administrativo, pues la posibilidad de concurrir a la vía judicial debiera quedarse solo como un recurso posterior que no implique la desnaturalización del proceso administrativo; al tiempoq ue resulta atinado la previsión de iniciar nuevo procedimiento en la vía judicial, en caso de que alguna de las partes no se sienta satisfecho con el fallo del grupo de expertos que dirimió el conflicto por la vía administrativa, pudiendo suspender incluso la ejecución de la resolución.

De manera general y a modo de resumen podemos decir que este procedimiento administrativo al amparo de la Política uniforme, no requiere de dirección letrada,  es más rápido y económico que la vía judicial[v], específicamente en el contexto internacional, facilitando un mecanismo único para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio independientemente de la situación geográfica del registrador, del titular del nombre de dominio o del demandante. Estas demandas suelen resolverse en menos de dos meses incluyendo el intercambio de documentos y utilizando Internet como medio de comunicación, siendo las tasas de la OMPI fijas y su cuantía moderada. El idioma que se utiliza es el del acuerdo del registro pertinente a no ser que las partes en el procedimiento administrativo decidan lo contrario. Las vistas se celebran únicamente con carácter excepcional y solo en los casos que el grupo administrativo de expertos lo determine.

Una de las ventajas de los procedimientos seguidos en virtud de la Política Uniforme, es que las resoluciones dictadas son vinculantes, no se plantean cuestiones con su ejecución a nivel internacional, pues los registradores tienen la obligación  de tomar las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de las resoluciones de transferencia en virtud de la Política Uniforme.

Por último en las controversias relativas a los nombres de dominio no se prevé compensación económica ni mandamientos judiciales, por lo que de pretenderse algún tipo de indemnización las partes deberán recurrir a la vía judicial

IV. "PRÁCTICAS OPTIMAS SOBRE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON LOS ccTLD"

Ahora bien, respecto a los ccTLD, existe un documento de la OMPI de Junio del 2001, denominado "Prácticas Optimas para los ccTLD[vi]" , el que fue elaborado a partir de las recomendaciones efectuadas por la propia OMPI en su informe sobre el Proceso relativo a los Nombres de Dominio de Internet, de la experiencia acumulada por su Centro de Arbitraje y Mediación, en la administración de controversias en materia de nombre de dominio, tanto genéricos como de códigos de países y  las informaciones recibidas de los administradores de ccTLD.

El mencionado documento era el resultado de una solicitud formulada por los estados miembros de la OMPI, respecto a la elaboración de un programa de cooperación para los administradores de ccTLD, que los asesorara en materia de propiedad intelectual en relación con sus dominios, incluida la prevención y solución de controversias, tomando en cuenta que la popularidad adquirida a principios de este milenio por los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (los ccTLD), convertía a estos en centro de atención y de gestión de conflictos en materia de propiedad intelectual asociados a nombres de dominio.

En materia de prevención de controversias relacionadas con la titularidad de un nombre de dominio, consideramos que las practicas recomendadas resultan escuetas, pues se centran en la suscripción de un acuerdo de registro oficial  entre el administrador del dominio y el titular, donde se incluya una cláusula donde el titular declare que a su "leal y saber entender", ni el registro del nombre de dominio ni la manera en que se usará, viola directa o indirectamente los derechos de propiedad intelectual de otra parte, lo cual en la práctica resulta meramente formal, habiendo sido oportuno que atendiendo a que los ccTLD si poseen una base territorial, se le recomendase a sus administradores la observancia de las disposiciones que en materia de propiedad intelectual rigen en el territorio correspondiente a dicho nombre de dominio, sin que para nada implique la sumisión absoluta a dichas normas, mencionamos solo a modo de ejemplo, la publicidad de las solicitudes de registro por un período de tiempo razonable y la realización de búsquedas de interferencia de forma previa al registro.

En lo referente a la Solución Alternativa de Controversias, las "Prácticas Optimas"  lo aprecia como el procedimiento reglamentario destinado a solventar las controversias entre titulares y terceros, en relación con el derecho al registro de un nombre de dominio, y lo señala como el método mas apropiado para abordar las violaciones de los derechos de propiedad intelectual en el sistema de nombres de dominio, aunque no excluye la posibilidad de someter los litigios ante los tribunales. Partiendo a la diversidad organizativa de los ccTLD, las condiciones de registro y la legislación bajo la cual funcionan y su contexto cultural, resulta difícil establecer un modelo único de solución de alternativas, por lo que las "Prácticas Optimas" van a señalar un conjunto de requisitos mínimos que garanticen la  existencia de modelos que resulten verdaderamente eficaces y aceptables.

Entre dichos requisitos encontramos: que el modelo debe ser obligatorio para el titular del dominio, debiendo constar  en el acuerdo que el titular suscriba con el registrador;  los que resuelvan la controversia, deberán tener la facultad de llevarla a cabo sobre la base de los hechos y circunstancias pertinentes; los administradores de los ccTLD deben bloquear todo traspaso del nombre de dominio en conflicto, tan pronto se les notifique oficialmente la presentación de la demanda; los administradores de los ccTLD deben ejecutar directamente en sus bases de datos las resoluciones resultantes del procedimiento de solución de controversias en las que se solicite la cesión o cancelación de un nombre de dominio; el procedimiento debe brindar soluciones rápidas; los costos deben ser inferiores a los de un proceso incoado ante un tribunal y el procedimiento de solución de controversias no impide a las partes acudir a la vía judicial, con lo  que adoptan la misma posición de la Política Uniforme ya objeto de nuestro análisis anteriormente. 

En búsqueda de un modelo que cumplimente los requisitos que antes señalábamos, las "Prácticas Optimas" recomiendan la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominios aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999, la cual como expusimos anteriormente, solo  se limita  a los casos de abuso de marcas, y no entra a tratar otras cuestiones  cuya respuesta puede variar de una jurisdicción a otra, debido a las discrepancias entre los diversos sistemas jurídicos.

La adaptación de  la Política Uniforme a las exigencias locales saca a la luz una serie de cuestiones que deben  afrontar cada administrador de nombre de dominio de código territorial, entre las que se enumeran:

  • resulta un obstáculo según las "Prácticas Optimas", uniformar la posición de los administradores sobre las reivindicaciones de dominios que pueden estar protegidos o no como marcas en su territorio;
  • respecto a la nacionalidad y número de miembros del grupo de expertos que deba resolver el conflicto sin bien las "Practicas Optimas" reconoce que la existencia de grupos de tres expertos redunda en beneficio de la imparcialidad de la resolución (a diferencia de cuando la decisión recae en uno solo), señalando como aspectos negativos de dicho grupo, la dificultad  de constituirlo y su mayor costo, por lo que no aporta conclusiones al respecto, salvo el hecho de que se pronuncia  porque la nacionalidad del experto único o del jefe del grupo de expertos, se diferencie de la de las partes, pronunciamiento que a nuestro entender  no posee trascendencia alguna en lo relativo a la imparcialidad ;
  • en cuanto al idioma las "Prácticas Optimas" abogan porque de no existir acuerdo, se adopte el idioma del acuerdo de registro;
  • considerando que la decisión de nombrar al proveedor del servicio de solución de controversias, recae en el  administrador del ccTLD,  las "Practicas Optimas" sugiere que estos  podrían nombrar dos proveedores que bien pudiesen ser una entidad local que trataría los casos en que las partes estuviesen establecidas en el país correspondiente al ccTLD, y otra entidad de naturaleza mas internacional, para gestionar los casos en que haya partes de diferente nacionalidad, señalando como el mas indicado al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, sugerencia que a nuestro entender atenta contra la base territorial que sustenta la administración de los ccTLD, y que condiciona la sumisión de la entidad administradora y del titular,  a la jurisdicción  correspondiente al territorio asociado a ese ccTLD,
  • sea el modelo que se emplee, tiene que producir efectos jurídicos, y para ello las "Prácticas Optimas" plantean que debe asegurarse mediante la inclusión, en el acuerdo de registro, de una cláusula  por la cual el titular se somete al procedimiento en cuestión, al tiempo que recomiendan la publicación en el sitio web del administrador del ccTLD, de la política de solución de controversias y de cualquier otra norma que la acompañe,
  • El procedimiento de solución de controversias no debe sustituir  las acciones ante los tribunales, aconsejando las "Prácticas Optimas" que antes, durante o después del procedimiento las partes deben tener la posibilidad de llevar el caso ante los tribunales, siendo nuestro parecer que la acción ante los tribunales debiera centrarse en recursos ante las resoluciones de los paneles arbitrales.

IV.1 Análisis comparativo de la observancia por parte de los ccTLD de Iberoamerica, de las "Practicas Optimas".

Tal y como prevén precisamente las "Practicas Optimas" resultan muy disímiles los mecanismos de solución de conflictos en materia de nombres de dominio, adoptados por los distintas  administraciones nacionales, para sus respectivos códigos de países,  existiendo quienes se ajustan  casi al pie de la letra a las recomendaciones tal y como el NIC de España por ejemplo, que conforme a la Orden del Ministerio, Industria y Comercio que aprueba el "Plan Nacional de nombres de dominio de Internet .es", dispone la obligación de todos los titulares de nombre de dominio  con dicho código, a  participar en el sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre temas relacionados con derechos de la propiedad intelectual, conflictos que se dirimirán  por proveedores de solución extrajudicial de conflictos  acreditados ante el NIC España[vii] en virtud del procedimiento de resolución extrajudicial para nombres de dominio, bajo el código de país correspondiente a España, dictado por dicha institución[viii]. La resolución dispuesta por el proveedor del servicio de solución extrajudicial sobre un conflicto respecto a un nombre de dominio con el código .es, será vinculante para las partes y para la autoridad de asignación quien procederá a su ejecución, salvo que se inicie  un procedimiento judicial  en el plazo de treinta días naturales, a partir de su notificación a las partes.

Por otra parte el  NIC Chile dispone que por el simple hecho de establecer una solicitud de registro, el solicitante se obligue a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para la solución de conflictos que se susciten en la inscripción, tramitación y revocación  de nombres de dominios. El procedimiento que rige la mediación y arbitraje está debidamente publicado, y es  ejecutado por una nómina de árbitros  elaborada anualmente por NIC Chile, uno de los cuales debe ser nombrado por consenso entre las partes o de no existir acuerdo, por designación del NIC Chile, el arbitro dictará resoluciones contra los cuales no procederá recurso alguno y las mismas pueden pronunciarse sobre cualquier asunto que esté dentro de su competencia y jurisdicción. Algo muy similar ocurre en el NIC Uruguay, donde los diferendos se someten al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Uruguay, quien procederá a su solución conforme al Reglamento dispuesto para éste tipo de controversia, siendo bueno señalar que las reglamentación de los NIC de Chile y Uruguay si bien no hace referencia expresa a la posibilidad de recurrir a la jurisdicción ordinaria, no se excluye que ello sea posible conforme a las leyes vigentes[ix].  De otro modo utilizan el arbitraje como vía para la solución de conflictos de propiedad intelectual con respecto a nombres de dominio, los NIC de Panamá, Guatemala y Ecuador, quienes para tales efectos han adoptado la Política Uniforme de Solución de Controversias aprobada por la Corporación para la asignación de Nombres y Números de Internet  (ICANN), haciendo los arreglos pertinentes con el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para que el mismo maneje las controversias surgidas con relación a los ccTLD que administran. El NIC Colombia se pronuncia de forma similar, pero alega que los diferendos deben ser resueltos ante cualquiera de los proveedores de soluciones de mediación y arbitraje aprobados por el ICANN y el propio NIC Colombia, sin precisar cuales; por su parte el NIC México si bien ha establecido su propia política de solución de controversias para la solución de conflictos relacionados con el registro de nombres de dominio y la afectación de derechos de propiedad intelectual, al que deben someterse obligatoriamente los titulares de los nombres de dominio, ha optado por reconocer como único proveedor de servicios de solución extrajudicial de conflictos al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, como denominador común, ninguno de éstos NIC ha definido de forma explicita la posibilidad de optar también por la vía judicial, como una forma de dirimir estos conflictos, como si quizás hace el NIC Puerto Rico que aparte de adoptar la Política Uniforme de Solución de Controversias aprobada por la ICANN y acreditar como proveedores de soluciones extrajudiciales al Foro Nacional de Arbitraje y al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, deja claro en sus términos de registro y en el correspondiente acuerdo, la posibilidad de los interesados concurrir a cualquier corte estadual o federal que posea jurisdicción sobre el tema.

Por su parte el NIC Bolivia adopta una modalidad peculiar para resolver disputas relacionadas con nombres de dominio, en el sentido de que si al solicitar un registro determinada empresa o institución, no aportase el registro de marca u otro documento  que avalase que el nombre solicitado le pertenece, se habilitará el dominio a riesgo del usuario y en caso de que después llegase una solicitud para igual nombre de dominio, entonces el NIC Bolivia hará una revisión del caso, para finalmente otorgar el nombre de dominio a la empresa o institución que presente los documentos de carácter legal, no obstante, por Decreto del Consejo de Ministros de Bolivia se dispone que dicha institución no es competente para conocer conflictos relativos a la usurpación o manejo ilegal de un nombre de dominio, lo cual corresponderá a los órganos judiciales.  Algo similar establece el  NIC República Dominicana en sus políticas, reservándose el derecho de revocar la delegación de un dominio a una organización o individuo, a favor de otra persona que acreditase ser titular de la marca y haberla registrado con anterioridad a la delegación del dominio.  El NIC Argentina por su parte sugiere  a los interesados en obtener la titularidad de un dominio que ya fue registrado por otra persona ya sea jurídica o natural, que en caso de que se consideren con derechos legítimos sobre el mismo, y el registrante se negase a transferirlo, concurrir entonces ante el Poder Judicial de la Nación a efectos de interponer las acciones que estime pertinente en resguardo de sus derechos, y en similar sentido se pronuncia el de Costa Rica al prever entre las causales de eliminación de un dominio, la ejecución de una sentencia nacional o extranjera fallando sobre conflicto alrededor de un dominio .cr.   Mientras tanto los NIC de  Paraguay, Perú y Honduras  se liberan de funciones o facultades jurisdiccionales o de cualquier papel como mediador o arbitro de cualquier conflicto que se suscite entre los titulares de los nombres de dominio, los que deberán ser resueltos por los contendientes de la forma que consideren oportuna.  

V. EL ACTUAR DEL ADMINISTRADOR DEL DOMINIO .CU, RESPECTO A LA PREVENCION Y SOLUCION DE DISPUTAS POR LA TITULARIDAD DE NOMBRES DE DOMINIOS, QUE GUARDEN RELACIÓN CON DERECHOS TUTELADOS POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL), subordinada al Ministerio de Ciencia y Tecnologías, tiene a su cargo el Centro Cubano de la Red, en lo adelante CUBA-NIC, quien es el responsable del registro de nombres de dominio  de segundo nivel bajo ".cu", a la primera persona jurídica nacional o extranjera que en pleno ejercicio de su capacidad legal lo solicite.

Las políticas de registro del CUBA-NIC[x] se van a  caracterizar por su celo  en la prevención de conflictos[xi] relacionados con la titularidad de los nombres de dominio, en especial como resultado de la ciberocupación, lo cual puede evidenciarse en las siguientes disposiciones:

  • Solo pueden registrar dichos nombres de dominios las organizaciones con domicilio real y efectivo  en el territorio de la República de Cuba, y las organizaciones no domiciliadas en el territorio de la República de Cuba, siempre y cuando los trámites sean realizados por un agente autorizado residente en la República de Cuba, quien actuará además como Contacto administrativo y financiero. 
  • Se prohíbe expresamente el registro de nombres de dominio a las personas naturales.
  • No son susceptibles de registrarse como nombres de dominio  bajo la denominación ".cu", aquellos que se compongan exclusivamente de un término genérico, común o usual, o un término geográfico o gentilicio o coincida con nombres de dominio de primer nivel, protocolos, aplicaciones y terminología de Internet; o se asocien de forma pública y   notoria  a otra persona, acrónimo, marca u otro signo distintivo diferente de los del solicitante del nombre de dominio, o cuando se componga exclusivamente de una secuencia de dígitos.
  • Para el registro de un nombre de dominio bajo la denominación ".cu" será necesario acreditar un Informe de búsqueda de interferencia emitido por la Oficina Cubana de Propiedad Industrial, donde se haga constar la no interferencia con signos distintivos  idénticos registrados o solicitados por otra persona distinta del solicitante, o si se tratare de un signo distintivo registrado ya por el solicitante en dicha Oficina, presentará una copia de la certificación que así lo acredita, igualmente sucederá en caso de que se trate de un nombre de dominio coincida plenamente con el nombre del solicitante o su acrónimo, y el mismo tenga domicilio real en la República de Cuba  se requiere de una copia de la correspondiente escritura  o documento emitido por el Registro Mercantil  o el Registro de Empresas Estatales o Presupuestadas.

Según la política de registro  del CUBA-NIC, el titular de un nombre de dominio "acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por sus normas (incluidas las relativas a solución de conflictos), sin reservas de ningún tipo, al tiempo que advierte que el titular  es el único responsable de posibles violaciones a los derechos de propiedad intelectual, o cualesquiera otros que puedan derivarse del uso de un nombre de dominio de Internet; siendo preciso aclarar que en ningún momento el titular del registro firma acuerdo o contrato alguno, por lo que en la práctica la imposición resulta tácita, considerando muy conveniente que se suscriba un Contrato de Registro conforme a las recomendaciones de la OMPI, y que no dejaría lugar a dudas de la adhesión del solicitante a las políticas del CUBA-NIC.

En sentido general, podemos considerar que el CUBA-NIC en cuanto a la Solución Alternativa de Controversias, acata las recomendaciones de las "Prácticas Optimas", al establecer:

  • que se puede proceder a la revocación de un nombre de dominio a instancia de parte si el registro se ha realizado de mala fe o su uso es abusivo; o si lesiona los derechos de propiedad intelectual, supone actos de competencia desleal o vulnera derechos de terceros; con lo cual no solo se acoge el criterio de la OMPI, así como la política uniforma de controversias de la ICANN, sino que se amplían las posibilidades de protección de otros derechos que conforman el sistema de la propiedad intelectual;
  • que cualquier persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos, puede tramitar la solicitud de revocación a instancia de parte, para lo que se sujetará a las reglas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje dispuesto por el administrador a tal efecto, sin perjuicio de los procedimientos judiciales que procedan, de acuerdo a lo legalmente establecido.  
  • que la revocación de un nombre de dominio, como resultado de una disposición judicial o de un proceso de mediación y arbitraje, debe realizarse  de forma inmediata por el CUBA-NIC, una vez recibida la documentación correspondiente.

El  CUBA-NIC como decíamos anteriormente, ha previsto en sus normas que cualquier  conflicto por un nombre de dominio, debe ser resuelto conforme al Procedimiento de Mediación y Arbitraje, el que  aún no ha sido elaborado y mucho menos publicado,  con lo que se incumple una de las recomendaciones de la OMPI al respecto; tampoco existe una definición  de quien debe ser el proveedor  nacional de dichas soluciones, al que deberán someterse obligatoriamente las personas involucradas en la disputa de un nombre de dominio, cuando al menos una de ella sea de nacionalidad cubana, según lo dispone las normas del CUBA-NIC.

No obstante  a lo expuesto anteriormente, las normas del CUBA-NIC acogiéndose a medias a la recomendación de las "Practicas Optimas" en cuanto a establecer un segundo proveedor, señala la aceptación del Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,  para aquellos casos en que ambas partes involucradas, y no solo una de ellas (como lo dispone las "Practicas Optimas"),  sean  extranjeras, con lo que nos sentimos insatisfechos pues consideramos que bastaría un proveedor calificado de soluciones de mediación y arbitraje puramente nacional,  pues estaría en mejores condiciones para resolver los conflictos que se originen en esta materia, dado su naturaleza territorial,  con independencia de la nacionalidad de las partes.     

Finalmente las normas del CUBA-NIC dejan latente la posibilidad de que cualquiera de las partes pueda utilizar los procedimientos judiciales establecidos a tales efectos en las leyes cubanas, con lo cual cumplimentan la recomendación de las "Prácticas Optimas", llevándonos nuevamente a la conveniencia de que el proveedor de solución de disputas sea siempre nacional, al  poder lograrse así una interfaz mas fácil entre el proceso administrativo  y el que pueda establecerse por la vía judicial ordinaria, resultando oportuno señalar que sería conveniente que las normas del CUBA-NIC definieran su Proceso de Mediación y Arbitraje  como un procedimiento administrativo, previo y obligatorio para establecer otros procedimientos judiciales previstos por la ley cubana, debiendo definir los plazos para el ejercicio de tales derechos.

Lamentablemente no existe experiencia práctica respecto a la solicitud de disputas por la titularidad de un nombre de dominio .cu por la  violación de derechos de propiedad intelectual, dado que hasta la fecha no se ha  incoado proceso alguno por dicho concepto , ante los tribunales cubanos, o ante el propio CUBA-NIC, o el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI o cualquier otro proveedor de servicios de solución de conflictos[xii],  lo que evidentemente está muy relacionado al celo del ente administrador al que hacíamos referencia al inicio de éste punto.

VI. CONCLUSIONES.

Los conflictos respecto a la titularidad de un nombre de dominio por razones derivadas de los derechos de propiedad intelectual, constituyen un nuevo reto al derecho como resultado de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información, dado la alta sinergia existente entre los nombres de dominio y los signos distintivos y otros derechos tutelados por la propiedad intelectual, pero también al mismo tiempo por las diferencias existentes en su regulación y administración.  Estos conflictos suelen darse con mayor facilidad asociados a nombres de dominio genéricos, dado que atendiendo la extraterritorialidad plena de los mismos, pueden comprometer y afectar en caso de existir similitud, a cuanto titular de   algún derecho  protegido por la propiedad  intelectual, exista en el mundo.  

Si bien la política uniforme aprobada por la ICANN, agiliza, minimiza los costos y viabiliza en sentido general  la solución de las controversias relacionadas con los nombres de dominio, cuando la titularidad de los mismos afecta una marca de producto o servicio protegida, resulta necesario una adecuación de la misma luego de mas de un lustro de aplicación, a fin de que constituya un proceso administrativo dirigido a resolver todas las disputas que puedan asociarse a un nombre de dominio por su conflicto con cualquier derecho tutelado por el sistema de propiedad intelectual, en vez de enmarcarse simplemente en la ciberocupación.

 Las "Prácticas Óptimas para los ccTLD", en cuanto a lo relativo a la solución de disputas, resultan una guía acertada y flexible, que permite una estandarización por parte de los administradores de los ccTLD, de las políticas para la solución de conflictos que se presenten por la titularidad de un nombre de dominio, como resultado de  la ciberocupación, lo que igualmente resulta limitativo,  siendo lamentable que dichas prácticas no sean observadas en igual grado por los administradores, dado que resulta muy conveniente la existencia de procesos administrativos ágiles y económicos, para ventilar dichas disputas.

En el caso de Cuba, se hace imprescindible que se proceda a elaborar y publicar por el administrador del dominio .cu, el procedimiento para la mediación y solución de disputas, donde además se definan los proveedores de soluciones nacionales, y que se les atribuya a los mismos, la solución de cualquier disputa con independencia a la nacionalidad de las partes implicadas.



[i] "En 1994, cuando internet aún estaba casi en pañales, el estadounidense Gary Kremen registró gratuitamente los dominios sex.com y match.com. Casi  doce años después le han pagado 14 millones de dólares por el primero.." . Se conoce también que el bussines.com alcanzó en 1999 los 7,5 millones de dólares y mas recientemente beer.com fue adquirida por 7 millones. Fuente: elsemanaldigital.com,22 de enero del 2006.

[ii] Sasha Mandakovic Falcón, Ecuador, " Los Conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos".

[iii] Alvaro Ramirez, Colombia 2001,  " Nombres de dominio y marcas: conflictos y soluciones entre dos signos disitintivos" consultar en http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/ramirez.htm

[iv] Existen en la actualidad cinco proveedores de soluciones de disputas aprovadas por el ICANN,  ellos son la OMPI y el Foro Nacional de Arbitraje, ambos desde diciembre de 1999; eResolution y el Instituto para la resolución de Disputas, en enero y mayo del 2000 respectivamente y Centro de Asia para la resolución de disputas de nombres de dominio, en febrero del 2002.

[v] Una muestra del uso efectivo del procedimiento administrativo desde la entrada en vigor de la política uniforme, lo reflejan las estadísticas  del Centro de Arbitraje y Mediación  de la OMPI,  quien ha llevado el peso fundamental en la solución de disputas asociadas a nombres de dominio,  enfrentó mas de 8.350 procedimientos sobre controversias con relación a unos 16 000 nombres de dominio. En el año 2005 se presentaron al referido Centro un 20% mas de demandas por ciberocupación, respecto al 2004, de hecho las 1.456 demandas presentadas, fue el número mas alto de demandas tramitadas por el Centro desde el 2001, de las mismas, 44 correspondían a demandas relativas a nombres de dominio  correspondientes a código de países (ccTLD).

[vi] El documento puede ser consultado en http://arbiter.wipo.int/domains/cctld/bestpractices/bestpractices-es.doc

[vii] En la actualidad están acreditados ante NIC España  la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing, la Asociación  para la autorregulación de la Comunicación Comercial, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España y el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.

[ix] Según Don Luis Manuel Fuentes, Asistente del Área Legal y Comercial del NIC Chile, y a quien agradecemos su  siempre expedita e incalculable ayuda, cabría someter la solución de disputas respecto a un nombre de dominio .cl, a la justicia ordinaria, por imperio de la Ley. Asimismo expone que   las resoluciones de los Árbitros Arbitradores pudieran ser objetos de recursos ante la ilustre corte de apelaciones correspondiente ante eventuales vicios en su actuación.

[x] La política de registro puede ser consultada en http://www.nic.cu/normasparaelcentro.php

[xi] Ahora bien, consideramos conveniente valorar de forma breve para no apartarnos  del tema objeto de este trabajo, que si bien el rigor de las medidas proteccionistas antes señaladas (y que generalmente no se aprecia en las políticas de otros ccTLD), constituyen medios eficaces para la prevención de las disputas asociadas a nombres de dominio, resultan al mismo tiempo un obstáculo para el  fortalecimiento del dominio .cu  dentro de la red mundial, agravado aún mas por sus costos de mantenimiento y registro, que son los mas altos de América Latina

[xii] No obstante, a pesar de no existir experiencias en Cuba en materia de solución de conflictos por la titularidad de un nombre de dominio, asociado a temas de propiedad intelectual, existen antecedentes sobre entidades cubanas que se han visto involucradas en conflictos de está índole ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, siendo dichos casos los de  Corporación Cimex, S.A. v. Garcey Enterprises, Ltd. (Case No. D2002-1036 ) y Ron Matusalem & Matusa of Florida Inc. v. Cuba Ron SA (Case No. D2002-0962), el primero incoado por la entidad cubana por el concepto de registro abusivo del nombre de dominio "corporacioncimex.com", mientras que en el segundo caso la entidad cubana era victima de un intento de secuestro invertido de nombres de dominio, asociados a la marca matusalem, en ambos casos los panelistas fallaron a favor de las entidades cubanas.

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